Vous exportez et vous souhaitez étendre la protection de votre marque à l’étranger. Alors l’enregistrement d’une marque internationale peut être une solution simple, rapide et économique.
A partir d’une marque monégasque enregistrée ou d’une demande d’enregistrement national déposée auprès de l'Office, vous pouvez demander une protection dans un ou plusieurs pays membre du Système de Madrid.
Conditions de base à remplir
Trois conditions doivent néanmoins être remplies.
1 - vous devez être rattaché à l'Office national
L'Office national est votre office d’origine si :
- vous exercez une activité professionnelle sur le territoire monégasque ou ;
- vous résidez à Monaco ou ;
- vous êtes de nationalité monégasque.
2 – Une demande ou un enregistrement de base est nécessaire
Vous devez au préalable avoir déposé une demande d’enregistrement de marque nationale (appelée également demande de base) auprès de l'Office ou être en possession d’un certificat d’enregistrement d’une marque monégasque (appelée également enregistrement ou marque de base).
REMARQUE : si les conditions sont remplies, la demande d’enregistrement de marque internationale peut être déposée à l'Office à tout moment. Toutefois, vous avez la possibilité, pendant un délai de 6 mois à compter de la date de dépôt de votre demande d’enregistrement de marque monégasque, d’étendre sa protection à l’international, tout en bénéficiant de la date de votre dépôt national. C’est ce que l’on appelle le droit de priorité. Les dépôts réalisés dans cet intervalle par d’autres personnes, et dans les pays que vous aurez choisis, ne pourront vous être opposés.
3 – votre demande d’enregistrement international doit obligatoirement transiter par l'Office.
Lorsque les deux premières conditions sont remplies, que vous soyez un particulier ou que vous représentiez une personne morale, vous pouvez déposer vous-même, ou par l’intermédiaire d’un professionnel (tel un Conseil en propriété industrielle), votre demande d’enregistrement international auprès de l'Office.
Combien coûte une demande d’enregistrement international ?
Le coût varie en fonction du nombre de classes et de pays désignés.
Le paiement des émoluments et taxes se fait en deux temps. Le premier auprès de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I.) et le second auprès d'Office.
Pour l’O.M.P.I.
Le paiement comprend, pour 10 ans :
- un émolument de base ;
- un émolument supplémentaire (selon le nombre de classes de produits et services à protéger) et un complément d’émolument (selon le nombre de pays désignés) ;
- une taxe individuelle selon les pays désignés.
REMARQUE : pour vous aider, le site officiel de l’OMPI met gratuitement à votre disposition un calculateur de taxe qui vous permet de calculer le coût de votre demande d’enregistrement international.
Votre paiement peut être effectué :
- par prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'OMPI ;
- par virement bancaire sur le compte OMPI ;
- par virement postal sur le compte postal de l’OMPI ;
- par paiement électronique.
Il doit être accompagné de l’indication de votre nom, de votre adresse, de la référence du formulaire (MM2), de l’identification de la marque de base (numéro de récépissé de dépôt ou d’enregistrement, le cas échéant le nom de la marque) et de l’objet du paiement, c’est-à-dire “dépôt d’une demande d’enregistrement de marque internationale”.
Références postales :
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M.P.I.)
34 Chemin des Colombettes,
Case Postale 18
CH 1211 GENEVE SUISSE
Références bancaires :
BAMK : Crédit Suisse – CH-1211 Genève 70
Account name : WIPO/OMPI
CHF ACCOUNT NUMBER (IBAN) : CH51 0483 5048 7080 8100 0
Swift Code : CRESCHZZ80A
Clearing number : 4835
REMARQUE : lorsque le paiement concerne plusieurs demandes, il est demandé aux utilisateurs d’adresser une communication à l’adresse income.mark-dm@wipo.int, dans laquelle ils indiquent toutes les demandes concernées et le montant versé pour chacune d’entre elles. A toutes fins utiles, un modèle d’ordre de paiement permettant d’effectuer un versement sur le compte bancaire de l’OMPI est accessible à partir de ce (lien).
Pour l'Office
Le montant de la taxe nationale s’élève à 60 euros et doit être versée, au plus tard, lors de la remise de la demande d’enregistrement internationale à l'Office (voir la rubrique « la marque internationale -Les étapes du dépôt »).
Le paiement peut se faire :
- par chèque, établi à l’ordre de la « Trésorerie Générale des Finances » ou « T.G.F. » ;
- en espèces, uniquement si vous vous déplacez dans les locaux de l'Office ;
- par virement bancaire (Informations bancaire)
Dans ce cas, le virement doit être accompagné de l’indication de votre nom, de votre adresse, de l’identification de la marque de base et de l’objet du paiement, c’est-à-dire “dépôt d’une demande d’enregistrement de marque internationale”.
Les étapes du dépôt en 3 phases
Phase 1 : Déposer une demande d’enregistrement par l’intermédiaire de l'Office.
Avant le dépôt auprès de l'Office
- vous êtes en possession d’un numéro de récépissé de dépôt d’une demande d’enregistrement de marque nationale ou d’un certificat d’enregistrement de marque monégasque ;
- vous choisissez les pays dans lesquels vous souhaitez exporter ou commercialiser vos produits et/ou services ;
- vous vérifiez que votre marque est disponible et valable dans chacun des pays sélectionnés ;
- vous remplissez le formulaire de demande d’enregistrement international « MM2 » ;
- vous payez les taxes et émoluments dues à l’O.M.P.I. qui vous adresse un justificatif de paiement.
Le dépôt auprès de l'Office.
- vous remettez à l'Office le dossier de dépôt ;
- vous payez la taxe forfaitaire due à l'Office ;
- en l’absence d’irrégularité ou suite à une régularisation, l'Office adresse le dépôt à l’O.M.P.I..
Phase 2 : Examen quant à la forme par l’O.M.P.I.
- en l’absence d’irrégularité ou suite à une régularisation, l’O.M.P.I. enregistre la marque internationale ;
- l’O.M.P.I. adresse votre marque internationale aux offices nationaux des pays désignés.
Phase 3 : Examen quant au fond par les Offices Nationaux ou Régionaux
- les Offices Nationaux ou Régionaux (EUIPO par exemple) examinent votre marque internationale sur le fond, comme si elle avait été déposée directement dans leurs locaux.
Etape 1 - vous avez déposé une demande d’enregistrement de marque nationale auprès de l'Office ou vous êtes en possession du certificat d’enregistrement de votre marque monégasque
Etape 2 - vous choisissez les pays dans lesquels vous souhaitez exporter ou commercialiser vos produits et/ou services
Que vous ayez déjà obtenu l’enregistrement de votre marque monégasque ou simplement déposé votre demande d’enregistrement de marque auprès de l'Office, vous pouvez choisir les pays membres du Système de Madrid qui vous intéresse.
Etape 3 - vous vérifiez que votre marque est disponible et valable dans chacun des pays sélectionnés
Il est vivement recommandé d’effectuer des recherches sur les marques déjà existantes dans chacun des pays où vous souhaitez étendre votre protection.
Etape 4 - vous remplissez le formulaire de dépôt de demande d’enregistrement international « MM2 »
Le formulaire doit contenir au minimum les informations suivantes :
- votre nom et votre adresse complète ;
- les dates, numéro de récépissé ou d’enregistrement de la marque monégasque ;
- la liste des produits et/ou services que vous voulez protéger. Cette liste doit être la même que celle de votre marque monégasque. Vous pouvez éventuellement la réduire, mais en aucun cas la compléter ;
- la liste des pays que vous avez choisis (Monaco ne peut être désigné de nouveau) ;
- la reproduction très nette de votre marque. Cette reproduction doit être identique à la marque de base.
REMARQUE : pour plus de précision, vous pouvez consulter les notes explicatives relatives au formulaire sur ce lien
Etape 5 – avant le dépôt à l'Office, vous payez les émoluments et taxes à l’O.M.P.I.
Le paiement comprend, pour 10 ans :
- un émolument de base ;
- un émolument supplémentaire (selon le nombre de classes de produits et services à protéger) et un complément d’émolument (selon le nombre de pays désignés) ;
- une taxe individuelle selon les pays désignés.
REMARQUE : pour vous aider, le site officiel de l’OMPI met gratuitement à votre disposition un calculateur de taxe qui vous permet de calculer le coût de votre demande d’enregistrement international.
Votre paiement peut être effectué :
- par prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'OMPI ;
- par virement bancaire sur le compte OMPI ;
- par virement postal sur le compte postal de l’OMPI ;
- par paiement électronique.
Il doit être accompagné de l’indication de votre nom, de votre adresse, de la référence du formulaire (MM2), de l’identification de la marque de base (numéro de récépissé de dépôt ou d’enregistrement, le cas échéant le nom de la marque) et de l’objet du paiement, c’est-à-dire “dépôt d’une demande d’enregistrement de marque internationale”.
Références postales :
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34 Chemin des Colombettes,
Case Postale 18
CH 1211 GENEVE SUISSE
Références bancaires :
BAMK : Crédit Suisse – CH-1211 Genève 70
Account name : WIPO/OMPI
CHF ACCOUNT NUMBER (IBAN) : CH51 0483 5048 7080 8100 0
Swift Code : CRESCHZZ80A
Clearing number : 4835
REMARQUE : lorsque le paiement concernant plusieurs demandes, il est demandé aux utilisateurs d’adresser une communication à l’adresse income.mark-dm@wipo.int, dans laquelle ils indiquent toutes les demandes concernées et le montant versé pour chacune d’entre elles. A toutes fins utiles, un modèle d’ordre de paiement permettant d’effectuer un versement sur le compte bancaire de l’OMPI est accessible à partir de ce (lien).
Etape 6 - l'OMPI vous adresse un justificatif de paiement
Etape 7 - dès réception du justificatif de l'OMPI, vous déposez votre dossier dans les locaux de l'Office et payez la taxe forfaitaire due à l'Office.
Votre dossier doit contenir plusieurs éléments :
- le formulaire de dépôt dactylographié, en 2 exemplaires, dont un signé ;
- une copie du certificat d’enregistrement de votre marque monégasque ou de son récépissé de dépôt remis par l'Office ;
- le règlement à l'Office de la taxe forfaitaire qui s’élève à 60 euros ;
- le justificatif de versement des émoluments et taxes à l’OMPI ou, à tout le moins, la preuve de paiement comme la copie de l’ordre de virement.
Votre dossier contient éventuellement :
- un modèle de pouvoir réglementaire, si vous êtes représenté par un mandataire ;
- une déclaration d’intention d’usage de votre marque internationale, si vous désignez les États-Unis d’Amérique (formulaire OMPI MM18).
Le dossier peut être déposé directement à l'Office. ou lui être adressé par voie postale. Il doit être accompagné d’un courrier récapitulant les pièces qui le composent.
Etape 8 – l'Office examine votre demande d’enregistrement international uniquement sur la forme et émet d’éventuelles objections
L'Office vérifie :
- le statut de la marque de base, (marque déposée ou enregistrée à Monaco ?) ;
- que la marque faisant l’objet de la demande d’enregistrement international est identique à votre marque monégasque ;
- que toutes les indications, telles que la description de la marque ou encore les couleurs, sont identiques à celles qui figurent dans le dossier de votre marque monégasque ;
- que les produits et/ou les services indiqués dans votre dépôt de demande d’enregistrement international sont identiques à ceux couverts par votre marque monégasque ;
- la date à laquelle l'Office a reçu votre dépôt de demande d’enregistrement de marque internationale, pour éventuellement faire valoir votre droit de priorité.
ATTENTION : l'Office ne vérifie pas la disponibilité de votre marque. Le respect de l’étape 3 susvisée est donc capital, pour éviter tout risque de litige à l’avenir (opposition administrative ou action judicaire en annulation).
Etape 9 - vous répondez aux éventuelles objections de l'Office
Si votre dossier comporte une irrégularité, l'Office vous avertit par courrier. Vous devez régulariser les erreurs qui vous sont signalées dans les plus brefs délais.
ATTENTION : régularisez le plus rapidement possible, car au-delà de deux mois après la réception de votre demande d’enregistrement international par l'Office, la date de dépôt de votre marque internationale ne sera pas la date de réception retenue par l'Office mais celle retenue par le Bureau International.
Etape 10 - l'Office transmet votre dépôt de demande d’enregistrement international à l’OMPI
Lorsque votre dossier ne comporte pas d’irrégularité ou suite à votre régularisation, l'Office certifie votre demande d’enregistrement international et la transmet à l’OMPI qui en accuse réception auprès de l'Office qui, à son tours, vous en informe et vous adresse le récépissé de paiement de la taxe monégasque.
Etape 11 - l’OMPI examine votre dossier uniquement sur la forme et émet d’éventuelles objections
L’OMPI vérifie :
- votre nom et votre adresse ;
- que les conditions de base sont remplies ;
- que la liste des produits et services est classée conformément à la Classification de Nice ;
- la qualité de la reproduction de la marque ;
- les pays désignés ;
- le paiement des émoluments et taxes.
L’OMPI vous avertit par courrier, lorsque votre dossier comporte une irrégularité et en adresse copie à l'Office.
Etape 12 - vous répondez aux éventuelles objections de l’OMPI
Dans un délai de 3 mois après la réception du courrier de l’OMPI, vous devez répondre aux éventuelles objections de l’OMPI.
REMARQUE : Pour régulariser les éventuelles erreurs, vous devez passer par l'Office qui transmet votre régularisation à l’OMPI.
Etape 13 - l’OMPI enregistre votre marque et vous adresse un certificat d’enregistrement
Si votre demande est recevable, l’OMPI enregistre votre marque, lui attribue un numéro international d’enregistrement, l’inscrit au Registre international et la publie dans la Gazette OMPI des marques internationales.
ATTENTION : il est important de comprendre que contrairement à la marque monégasque, l’enregistrement de la marque international ne signifie pas que la protection est reconnue dans les pays désignés. Cette protection ne sera effective qu’après la validation de l’examen de fond effectué par les Offices des pays désignés (voir l’étape 15).
Etape 14 - l’OMPI notifie l’enregistrement de votre marque internationale à chaque Office national ou régional des pays que vous avez désignés
Etape 15 - votre dossier est examiné sur le fond par chaque Office national
Entre 12 et 18 mois après l'envoi de l'enregistrement, tout se passe comme si vous aviez fait votre dépôt directement auprès de chacun des Offices des pays désignés dans votre dépôt. Ces derniers examinent votre marque internationale selon leur législation.
Si votre marque est acceptée, votre protection prendra effet dans ces pays.
En revanche, en cas d’opposition, dans les pays où cette procédure existe, ou en cas de rejet, vous en êtes informé par l’OMPI, qui communique les motifs et les publie au Registre international. A partir de ce moment, tout se déroule directement entre vous et l’Office national, sans intervention du Bureau International de l’OMPI. Il vous appartient d’utiliser les voies de recours locales et de faire appel, le cas échéant, à un mandataire professionnel pour vous aider à défendre vos droits ou faire valoir vos arguments.
La décision définitive est inscrite au Registre international et publiée à la Gazette de l’OMPI.
La vie de votre marque internationale
- Durée de protection
Votre marque internationale est protégée pour une période de 10 ans dans les États où elle a passé l’examen de fond.
Le Bureau International vous (propriétaire) envoie un rappel officieux six mois avant la date prévue pour le renouvellement.
AVERTISSEMENT : ATTENTION AUX FAUX RAPPELS - Avis n°6/2010 de l’OMPI
Le renouvellement peut porter sur l’ensemble des pays désignés ou sur certains seulement. En revanche, il doit être fait pour tous les produits et services inscrits au Registre International. Vous pouvez renouveler que pour certains d’entre eux, mais pour cela, il conviendra préalablement de radier les produits et/ou services inutiles (voir la rubrique « marque internationale – la vie de votre marque internationale – les changements affectant la vie de votre marque »).
- Dépendance de la marque internationale
Pendant 5 ans, le sort de votre marque internationale est lié à celui de votre marque monégasque. Si cette dernière cesse de produire ses effets à Monaco, quelle qu’en soit la raison (rejet, radiation, non renouvellement…), c’est toute la marque internationale qui cessera de produire ses effets : elle sera radiée.
Toutefois, le Protocole de Madrid prévoit la possibilité d’une transformation de votre marque internationale en autant de demandes nationales que de pays désignés. Vous disposez alors d’un délai de 3 mois suivant la radiation de votre marque internationale, pour déposer auprès des Offices nationaux des pays sélectionnés une demande de transformation de votre marque internationale en marque nationale. La demande nationale sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l’enregistrement international ou, si le cas se présente, à la date de priorité ou encore à la date de la désignation postérieure.
- Usage de la marque
Soyez raisonnable quant au nombre de pays sélectionnés. Vous devez garder à l’esprit que dans un très grand nombre d’entre eux, la législation impose une exploitation effective de la marque. A défaut, le risque est de perdre la protection de votre marque et de fait de porter atteinte à vos investissements.
N’oubliez pas non plus que la surveillance de l’usage de votre marque relève de la responsabilité du propriétaire. Sur ce point, vous pouvez faire appel à des professionnels, tels que les Conseils en propriété industrielle.
- Les changements affectant la vie de votre marque
Les modifications ultérieures à l’enregistrement peuvent être portées au Registre international. Ces modifications produiront leurs effets dans tous les États désignés, et ceci en accomplissant une seule formalité.
Pour le changement de nom ou d’adresse du propriétaire
Il convient d’utiliser le formulaire MM9 qui peut être déposé directement auprès de l’OMPI ou par l’intermédiaire de l'Office.
Pour le changement de propriétaire
Il convient d’utiliser le formulaire MM5qui doit être déposé à l’OMPI par l’intermédiaire de l'Office ou par l’Office national du nouveau propriétaire.
- pour la limitation du champ de protection
pour restreindre la liste des produits et/ou services dans un ou tous les pays désignés, il convient d’utiliser le formulaire MM6 qui peut être déposé directement auprès de l’OMPI ou par l’intermédiaire de l'Office.
REMARQUE : même après une limitation, les produits et/ou services restent toujours inscrits au Registre International. Vous pouvez donc les réactiver via une « désignation postérieure ».
- pour la renonciation
pour faire cesser les effets de l’enregistrement international pour tous les produits et/ou services dans certains pays désignés (non l’ensemble), il convient d’utiliser le formulaire MM7 qui peut être déposé directement auprès de l’OMPI ou par l’intermédiaire de l'Office.
- pour la radiation
pour supprimer tout ou partie des produits et/ou services pour l’ensemble des pays désignés, il convient d’utiliser le formulaire MM8 qui peut être déposé directement auprès de l’OMPI ou par l’intermédiaire de l'Office.
ATTENTION : à la différence de la « limitation du champ de protection », la radiation a pour effet de supprimer définitivement les produits et services du Registre international. Pour retrouver la protection de ces produits et /ou services, il faudra effectuer une nouvelle demande d’enregistrement international.
- pour inscrire une licence
il convient d’utiliser le formulaire MM13 qui peut être déposé directement auprès de l’OMPI, ou par l’intermédiaire de l'Office.
Pour plus de détail sur ce point, consultez ce lien
Renouvellement
L’OMPI vous rappelle, 6 mois avant l’expiration de la période de 10 ans, par courrier, la date de cette expiration et vous invite à payer les émoluments et taxes de renouvellement.
Le moyen le plus simple de renouveler votre enregistrement international est d’utiliser le service de renouvellement électronique de l’OMPI. Vous pouvez aussi le faire sur papier via le formulaire MM11 en le déposant directement auprès de l’OMPI.
Désignation postérieure
Vous pouvez, directement auprès de l’OMPI ou par l’intermédiaire de l'Office, étendre votre protection à d’autres pays du Système de Madrid et désigner par conséquent des Etats qui ne l’avaient pas été dans la demande d’origine, sans avoir à refaire un dépôt de marque internationale. C’est que l’on appelle une “désignation postérieure”. Elle vous permet, via le formulaire MM4 :
- de désigner des États qui n’étaient pas encore membres du système de Madrid au moment où vous aviez déposé votre demande d’enregistrement de marque internationale ;
- d’étendre votre protection à l’étranger, en fonction des marchés que vous avez ou que souhaitez très prochainement conquérir.
Le calculateur de taxe de l’OMPI peut vous aider à évaluer gratuitement le montant des taxes de désignation postérieure.